Сайт по корпоративному праву

Главная > Судебные акты ФАС Московского округа >

Постановление ФАС Московского округа от 09.12.2010 № КГ-А40/15099-10 по делу № А40-7634/10-143-59

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2010 г. № КГ-А40/15099-10

Дело № А40-7634/10-143-59

Резолютивная часть постановления объявлена 06.12.2010

Полный текст постановления изготовлен 09.12.2010

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи И.А. Букиной

судей Л.В. Бусаровой, Е.В. Занездрова

при участии в заседании:

от истца - не явился, извещен

от ответчиков ООО "Калипсо" - Смирнов В.В. по дов. от 24.09.2010 № 24/10, ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" - Карпов В.В. по дов. от 01.02.2010 № б/н

рассмотрев 06 декабря 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу

ООО "Калипсо"

на решение от 08 июля 2010 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей О.В. Цукановой, арбитражными заседателями Н.А. Серпковой, Ф.А. Вильдановым

на постановление от 23 сентября 2010 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Н.И. Левченко, В.Р. Валиевым, А.А. Солоповой

по делу № А40-7634/10-143-59

по иску ООО "Видеобаза"

о признании

к ООО "Калипсо", ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн"

УСТАНОВИЛ:

ООО "Видеобаза" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Калипсо" (далее - ответчик 1), ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" (далее - ответчик 2) о признании за истцом права на использование аудиовизуального произведения - фильма "Тайна Мунакра" (исключительную лицензию) и признании недействительным лицензионного договора от 23.04.2008 № К/11двд/04-08, заключенного между ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" и ООО "Калипсо", в части передачи прав на аудиовизуальное произведение фильм "Тайна Мунакра", с учетом уточнения исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2010 за истцом признано право на использование аудиовизуального произведения - фильма "Тайна Мунакра" (исключительная лицензия). В удовлетворении требования о признании недействительным лицензионного договора от 23.04.2008 № К/11двд/04-08, заключенного между ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" и ООО "Калипсо", в части передачи прав на аудиовизуальное произведение фильм "Тайна Мунакра" отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2010 решение суда от 08.07.2010 в части отказа в удовлетворении требований ООО "Видеобаза" о признании недействительным лицензионного договора от 23.04.2008 № К/11двд/04-08, заключенного между ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" и ООО "Калипсо", в части передачи прав на аудиовизуальное произведение фильм "Тайна Мунакра" отменено. Лицензионный договор от 23.04.2008 № К/11двд/04-08, заключенный между ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" и ООО "Калипсо", в части передачи прав на аудиовизуальное произведение фильм "Тайна Мунакра" признан недействительным. В остальной части решение суда от 08.07.2010 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ООО "Калипсо" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с неправильным применением судами норм материального права: ст. ст. 1233, 1235, 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Дело по кассационной жалобе рассматривается в отсутствие истца на основании ч. 3 ст. 284 АПК РФ, в отзыве на жалобу возражал против ее удовлетворения.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик 2 считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными, просит кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

В заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика 1 поддержал доводы кассационной жалобы. Представитель ответчика 2 возражал против ее удовлетворения.

Законность решения и постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.

Проверив обжалуемые решение и постановление о применении судами первой и апелляционной инстанций нормы права к установленным ими обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, суд кассационной инстанции считает, что они подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Как следует из обстоятельств дела и установлено судами, 10.11.2006 между Компанией "Вельвет Октопус ЛТД" и Компанией "Цивик Импекс ЛЛСи" (кинопрокатчик) было заключено лицензионное соглашение на передачу эксклюзивных прав на фильм "Принцесса луны" (позже наименование фильма было изменено на "Тайна Мунакра") на территории СНГ и Прибалтики, в том числе России сроком на 10 лет.

15.11.2006 Компания "Цивик Импекс ЛЛСи" (лицензиар) подписала прямой лицензионный договор с Компанией "Алестар ЛТД" (дистрибьютор), согласно которому лицензиар предоставил дистрибьютору исключительную лицензию на картину, позволяющую использовать ее на территории (в том числе в России) в течение 10 лет со дня получения лицензиаром извещения о доставке.

18.05.2009 Компания "Алестар ЛТД" подписала с ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" договор № ТФД/АЛ/04/09, согласно которому исключительные имущественные авторские права на произведение "Тайна Мунакра" переданы ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн".

08.06.2009 ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" подписала лицензионный договор № 806-09 с ООО "Видеобаза", согласно которому исключительная лицензия на использование аудиовизуального произведения предоставлена ООО "Видеобаза".

Между тем, ранее по договору от 23.04.2008 № К/11двд/04-08 между ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" и ООО "Калипсо" исключительная лицензия на использование указанного аудиовизуального произведения была предоставлена ООО "Калипсо".

Как указывает истец в исковом заявлении, у ООО "Калипсо" на момент заключения договора от 23.04.2008 № К/11двд/04-08 права на использование произведения отсутствовали, поскольку сублицензионного соглашения с Компанией "Алестар ЛТД" заключено не было, а поэтому сделка не соответствует требованиям ст. 1238 ГК РФ и в силу ст. 168 ГК РФ является ничтожной.

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что на основании договора от 08.06.2009 № 806-09 истцу предоставлена исключительная лицензия на использование аудиовизуального произведения - фильм "Тайна Мунакра", последний обратился в суд с настоящим иском на основании ст. ст. 1229, 1233, 1238, 1252 ГК РФ.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой исходил из того, что исключительная лицензия была передана обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности истцу по лицензионному договору от 08.06.2009 № 806-09 в соответствии со ст. 1235 ГК РФ и сторонами соблюдены все существенные условия, предъявляемые к данным договорам; в силу ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации может быть осуществлена, в том числе путем признания права.

Отказывая в удовлетворении иска в части оспаривания договора, суд первой инстанции исходил из того, что срок действия договора от 23.04.2008 № К/11двд/04-08 на момент рассмотрения дела истек, следовательно, правовые основания для признания его недействительным отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, отменяя в части решения суда, исходил из ничтожности сделки в оспариваемой части в силу ст. ст. 1225, 168 ГК РФ; оставляя без изменения в указанной части решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель) вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим законом способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

Из положений п. 1 ст. 1233 ГК РФ прямо следует, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Исходя из содержания положений ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен иметь предмет договора, пределы прав и перечень всех способов использования произведения, территорию, на которой допускается использование произведения, срок действия договора и т.д.

Лицензионный договор может предусматривать: сохранение за лицензиаром права выдачи лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности другим лицам (неисключительная лицензия) (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ); отсутствие у лицензиара права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия) (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Как видно, законодатель, определяя виды лицензионных договоров, разделяет их только в зависимости от наличия или отсутствия у лицензиара права на выдачу лицензии другим лицам, не являющимися сторонами лицензионного договора. При этом заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. Поэтому право на самостоятельное использование результата интеллектуальной деятельности, в том числе способами и на территории, которые оговорены в лицензии, по умолчанию у лицензиара сохраняется (п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Так, если автор предоставил право воспроизведения и распространения своего произведения на территории Российской Федерации по исключительной лицензии, он не вправе в течение срока действия лицензии предоставлять право использования произведения этим же способом и на этой же территории третьим лицам. Однако автор вправе самостоятельно воспроизводить и распространять это произведение на этой же территории.

В силу пунктов 1, 2 ст. 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (сублицензионный договор). По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Признавая за истцом право на использование аудиовизуального произведения - фильма "Тайна Мунакра" (исключительную лицензию), суды фактически не установили обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, с учетом указанных выше норм закона.

Право на использование аудиовизуального произведения само по себе не является синонимом предоставления исключительной лицензии, так как п. 1 ст. 1236 ГК РФ предусмотрено предоставление как простой, так и исключительной лицензии.

При этом законодатель, основываясь на принципе ограничительного толкования договора, предусматривает, что, если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). Вместе с тем это не означает, что в лицензионном договоре должно быть указано, что данная лицензия является исключительной. Для определения вида лицензии необходимо проанализировать сами условия договора, что не было сделано судами, но имеет существенное значение для правильного разрешения спора. Так если в договоре предусмотрено, что лицензиар не вправе разрешать использование обусловленными лицензией способами третьим лицам, это указывает на то, что данная лицензия является исключительной.

Само по себе указание в договоре на исключительность переданной лицензии без исследования условий договора также не означает, что данная лицензия является исключительной.

При новом рассмотрении суду необходимо установить, исходя из условий договора, какой вид лицензии фактически был передан истцу по договору от 08.06.2009 № 806-09; проверить довод ответчика 1 о том, что исходя из положений п. 1.1.4 договора от 08.06.2009 № 806-09 прямо следует, что права (исключительная лицензия) по этому договору истцу не переданы, а передача указанных прав будет оформлена сторонами отдельным дополнительным соглашением к договору, которое истец и ответчик 2 суду так и не представили. При этом необходимо учесть, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и исключительная лицензия не являются равнозначными понятиями.

Кроме того, суды вообще не исследовали правовую природу договора, заключенного между истцом и ответчиком 2, установив при этом цепочку лиц, от которых, по утверждению судов, лицензия оказалась у истца. Однако установление данного обстоятельства имеет существенное значение для правильного разрешения спора.

Так истец сам в исковом заявление указывает на то, что у ООО "Калипсо" на момент заключения договора от 23.04.2008 № К/11двд/04-08 права на использование произведения отсутствовали, поскольку сублицензионного соглашения с Компанией "Алестар ЛТД" заключено не было. Между тем Компания "Алестар ЛТД" является одним из звеньев в установленной цепочке лиц по передаче права на использование аудиовизуального произведения.

ГК РФ предусматривает возможность предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации путем заключения лицензионного или сублицензионного договора и не запрещает заключение так называемых субсублицензионных, субсубсублицензионных и т.п. договоров или последующих сублицензионных договоров, исходя из наличия в ГК РФ принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ).

В подобных отношениях происходит трансформация сторон, задействованных в цепочке "лицензионный договор-сублицензионный договор". С появлением нового звена лицензиат по лицензионному договору приобретает статус, аналогичный статусу лицензиара по лицензионному договору, а сублицензиат, в свою очередь, - статус, аналогичный статусу лицензиата по лицензионному договору. Таким образом, сублицензиат при письменном согласии лицензиата по договору субсублицензии предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьему лицу.

Данные соглашения должны соответствовать ряду условий, основанных на применении аналогии закона.

Во-первых, при заключении последующего сублицензионного договора он не должен влечь за собой переход исключительного права к субсублицензиату. Договором должны устанавливаться определенные пределы использования результата интеллектуальной деятельности.

Во-вторых, заключение последующего сублицензионного договора невозможно без указания в нем существенных условий.

В-третьих, при заключении последующего сублицензионного договора сторонам необходимо соблюсти условие о получении письменного согласия на заключение подобного договора.

В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.03.2009 № 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" содержатся разъяснения касательно получения письменного согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора. Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и выражено отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора.

Аналогичный механизм получения согласия используется и при заключении последующего сублицензионного договора, то есть для заключения такого договора сторонам необходимо получить согласие от лицензиата.

Лицензионный и сублицензионный договоры соотносятся между собой как основной и производный, поэтому существование сублицензионного договора обусловливается существованием лицензионного договора. Как следствие, прекращение и ничтожность лицензионного договора влечет за собой прекращение и ничтожность сублицензионного договора.

В связи с этим при новом рассмотрении суду необходимо проверить довод ответчика 1 о прекращении договора между Компанией "Алестар ЛТД" и ответчиком 2, и о ничтожности договора от 08.06.2009 № 806-09.

При новом рассмотрении суду с учетом указанных выше норм ГК РФ необходимо установить, кто обладает исключительным правовом на аудиовизуальное произведение - фильм "Тайна Мунакра"; правовую природу договоров по передаче прав на использование этого аудиовизуального произведения; кто в установленной цепочке является фактически лицензиаром и лицензиатом, пределы прав и способы, предусмотренные лицензионным договором; соответственно, какой статус у ответчика 2 и истца в данных правоотношениях, и в связи с этим возникло ли у истца право на исключительную лицензию.

При необходимости суду необходимо разрешить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, Компании "Вельвет Октопус ЛТД", "Цивик Импекс ЛЛСи", "Алестар ЛТД", которые участвуют в указанной выше цепочке как стороны по соответствующим договорам.

При таких обстоятельствах принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными, в связи с чем, подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки вышеизложенных обстоятельств, полного исследования обстоятельств спора, оценки представленных по делу доказательств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

При новом рассмотрении суду необходимо учесть вышеизложенное, проверить в полном объеме доводы сторон и оценить все доказательства по делу в совокупности и во взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ, правильно применить нормы материального и процессуального права, и, соответственно, принять правильное решение.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2010 года по делу № А40-7634/10-143-59, решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2010 года по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

И.А.БУКИНА

Судьи

Л.В.БУСАРОВА

Е.В.ЗАНЕЗДРОВ